Текст статьи - Sojuzpatent
реклама
Авторы: А. Ю. Соболев, к.б.н., Старший специалист Патентного отдела ООО «Союзпатент», Москва А.В.Залесов,к.ю.н., Патентный поверенный РФ, Начальник Юридического отдела ООО «Союзпатент», Москва Опубликована журнал «Изобретательство» №9, 2004 Применение теории эквивалентов при толковании в судах объема патентной охраны изобретений в области естественных наук Verba docent, exempla trahunt1 Как неоднократно отмечалось многими отечественными специалистами в области патентного права, пожалуй, наиболее слабым местом в российской патентной системе является процедура защиты нарушенных патентных прав в суде. Отсутствие сколь либо существенной практики по данному вопросу и неготовность судей рассматривать весьма сложные с юридической и патентно-технической стороны судебные дела – это факт российской правовой действительности. Отсутствие правоприменительной практики ставит под сомнение саму суть патентной системы, призванной обеспечивать охрану прав на объекты интеллектуальной собственности, в первую очередь на изобретения. Патент, подтверждающий исключительное право на изобретение, будет оставаться малозначительной бумагой до той поры, пока не будет сформирован эффективной механизм защиты нарушенных прав. Главная роль в этом, безусловно, принадлежит судам. К сожалению, до настоящего момента ни Верховным Судом РФ, ни Высшим Арбитражным судом РФ не издано ни одного руководящего разъяснения по применению соответствующими судами Патентного закона РФ. В связи с этим каждое дело о нарушении патентных прав является пока «уникальным» и уже поэтому привлекает внимание специалистов. Имевшие отдельные случаи рассмотрения патентных споров в российских судах позволяют сделать (правда, весьма предварительно) вывод о том, что значительную роль в таком судебном процессе играет патентно-техническая экспертиза, назначаемая судом. Данная экспертиза не может решать правые вопросы (о том, нарушено ли патентное право), но, отвечая на вопрос об использовании в спорном техническом объекте всех признаков формулы (или эквивалентных им признаков) охраняемого патентном изобретения, данная экспертиза косвенно дает правовую оценку действиям ответчика. Действительно, если назначенный судом эксперт, квалифицированный в данной области, дает заключение, об использовании всех признаков формулы (или эквивалентных им) в продукции ответчика (или в применяемом им способе), то суд имеет возможность полностью основывать свое решение на данном доказательстве. Как представляется, с ростом числа патентных споров вопросы установления идентичности и эквивалентности признаков в патентной формуле и спорном объекте будут занимать ключевые позиции в разрешении споров. 1 Слова учат, примеры побуждают и развивают (лат.) 2 Изменения в Патентном законе РФ, имевшие место в 2003 году, затронули такую важную категорию, как объем патентной охраны, предоставляемый патентном на изобретение. В частности, изменена формулировка, лежащая в основе применения теории эквивалентов для определения объема патентной охраны. В существующей редакции Патентного закона (статья 10, пункт 2) указано, что «Запатентованные изобретение или полезная модель признаются использованными в продукте или способе, если продукт содержит, а в способе использован каждый признак изобретения или полезной модели, приведенный в независимом пункте формулы изобретения или полезной модели, либо признак, эквивалентный ему и ставший известным в качестве такового в данной области техники до совершения действий, указанных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении продукта или способа». Из текста закона видно, что эквивалентным признак рассматривается не в момент создания изобретения или выдачи патента, а при совершении нарушения (пункт 1, статьи 10). Следует отметить, что подобное требование закона фактически расширяет объем охраны изобретения, ибо охватывает признаки, которые могут стать известными в качестве эквивалентных в будущем, а не при создании изобретения. Целесообразность предоставления подобного широкого объема патентных прав может вызывать сомнения у специалистов, ведь таким образом патентовладелец получает права и на решения, неохваченные творческим замыслом изобретателя. Например, в патентной формуле указано на применение (в способе обработки поверхности) едкой щелочи определенной концентрации и в примерах в описании указаны конкретные варианты щелочи. В будущем создается новая щелочь по своим техническим свойствам идентичная приведенным в примере, но, например, более дешевая. Таким образом, по теории эквивалентов патентовладелец будет иметь исключительные права также на способ, в котором применяется новая щелочь, если она будет признана техническим эквивалентам, указанным в заявке. Специалистам-патентоведам хорошо известно, что понятие эквивалентности является весьма сложной категорией. Его применение в российских судах пока является весьма проблематичным. Данный вопрос исследован недостаточно и в теоретическом плане. То есть понятие эквивалентности признаков в российском патентном праве во многом еще остается terra incognita. Указанное в законе общее определение о применении теории эквивалентов для определения объема правовой охраны изобретений фактически оставляет федеральному органу исполнительной власти по интеллектуальной собственности (как органу, уполномоченному принимать подзаконные нормативно-правовые акты в области интеллектуальной собственности) и судебной системе разбираться в том, какой же смысл им был вложен в понятие эквивалента. Как же на настоящее время трактуется теория эквивалентов в РФ ? Некоторый свет на «загадочный» смысл понятия «эквивалентный признак» проливает Инструкция по государственной научно-технической экспертизе изобретений, изданная еще Госкомитетом СССР по делам изобретений и открытий: «Эквивалентными признаками называют признаки, совпадающие по выполняемой функции и по достигаемому результату. При определении эквивалентности признаков принимается во внимание их взаимозаменяемость, т.е. признаки, выполняющие одинаковую функцию, могут отличаться по форме выполнения (по конструкции, технологии или по материалу. Эквивалентность признаков определяется также тем, что использование признака аналога в заявленном объекте не придает последнему дополнительных полезных качеств или существенных преимуществ перед аналогом». 3 По-видимому, с момента выхода в свет Инструкции в 1984 году ни у законодателя, ни у федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности, ни у судебной власти не возникало побудительных мотивов к более детальной проработке определения эквивалентного признака. Одна из основных объективных причин, как указывалось выше, состоит в том, что судебная практика, связанная с рассмотрением дел о нарушении патентных прав, в России пока еще практически отсутствует. В этой связи нам представляется целесообразным проанализировать опыт судов ведущих промышленно развитых зарубежных стран при рассмотрении споров, связанных с нарушением прав по патентам с применением теории эквивалентов для определения объема охраны. Основное внимание будет уделено патентам в области естественных наук. Несмотря на существующие в настоящее время различия в патентных законодательствах различных стран, в частности Англии, Германии и США, в их основе лежат одни и те же фундаментальные принципы, конечной целью которых является способствование техническому прогрессу и распространению знания. Для того чтобы способствовать инновационному процессу, патент должен предоставлять изобретателю существенные исключительные права; в то же время необходимо, чтобы объем предоставляемой патентной защиты был не настолько широким, чтобы лишать широкую публику доступа к имеющемуся знанию. Важным аспектом предоставляемых патентообладателю исключительных прав является определенность их объема для третьих лиц. В частности, формула патента должна в достаточной мере уведомлять потенциального нарушителя о том, где проходит граница прав патентообладателя. Согласно принятой правовой фикции – каждое лицо должно знать о существовании патента и понимать объем охраны, предоставляемый этим патентом. Таким образом, задача как национальных и региональных патентных ведомств, так и судебной власти состоит в нахождении той золотой середины, когда и права изобретателя, и права публики имели бы адекватную защиту. Одним из инструментов для нахождения этой золотой середины является именно доктрина эквивалентов. Доктрина эквивалентов позволяет поддерживать баланс между обеспечением патентообладателя возможностью пользоваться в полном объеме всеми привилегиями, предоставляемыми ему патентом, и обеспечением того, чтобы формула изобретения давала ясное представление об объеме притязаний патента. Доктрина эквивалентов представляет собой юридическую доктрину, которая была разработана в Соединенных Штатах Америки в 1850-1860 гг. с целью не дать возможность недобросовестному подражателю, измененяющему малые или незначительные детали запатентованного изобретения, при сохранении в остальном существенной его идентичности, избежать ответственности за нарушении патента. Уже в 1853 году Верховный Суд решил, что патент охватывает «не только точные формы, описанные патентообладателем, но также и все другие формы, которые воплощают его (или ее) изобретение2» [Winans v. Denmead, 56 U.S. (15 Howard) 330, (1853)]. Провозгласив приоритет сущности над формой, Суд постановил: «Там, где форма и сущность неразделимы, достаточно рассмотреть только форму. Там, где они разделимы, там, где сущность изобретения целиком может быть скопирована в другой форме, обязанностью судов и присяжных является смотреть сквозь форму в сущность 2 Здесь и далее документы цитируются в переводе авторов. 4 изобретения – то, что дало право изобретателю на его (или ее) патент, и что патент был предназначен защищать; там, где это найдено, имеется нарушение» [Там же]. Далее Суд отметил, что патент предоставляет исключительное право патентообладателю, которое «не защищено, если публика имеет свободу делать по существу копии его, изменяя его форму или пропорции» [Там же]. Спустя почти век, в 1950 году Верховный Суд США в деле Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co. вновь вернулся к вопросу о том, должно ли нарушение патентных прав сводиться только к буквальному нарушению. Суд отметил следующее [339 U.S. 605 (1950)]: «Позволить имитацию запатентованного изобретения, которая не копирует каждую буквальную деталь, было бы превратить защиту, обеспечиваемую выдачей патента, в пустую и никчемную вещь. Такое ограничение оставляло бы простор недобросовестному подражателю – на самом деле подстрекало бы –делать неважные и несущественные изменения и замены в патенте, которые, ничего не привнося, были бы достаточными, чтобы вывести скопированный предмет за пределы патентных притязаний и, следовательно, за пределы досягаемости закона. … Это лишило бы его (патентообладателя) всех выгод его изобретения, и стимулировало бы сокрытие изобретений, нежели их раскрытие, что составляет одну из основных целей патентной системы». В судах Германии доктрина эквивалентов широко использовалась при толковании формулы при рассмотрении дел о нарушении патентных прав. Более того, до недавнего времени немецкие суды были склонны весьма великодушно по отношению к патентообладателю применять эту доктрину. В Англии доктрина эквивалентов не использовалась, и традиционный британский подход к определению объема защиты состоял в буквальном толковании формулы изобретения. С подписанием Германией и Великобританией в 1973 году Европейской Патентной Конвенции (EPC) появились опасения, что при рассмотрении одинаковых споров по Европейским патентам с учетом особенностей национальных подходов суды этих стран могут приходить к диаметрально противоположным выводам. Чтобы избежать этого, странами-участницами был разработан Протокол по интерпретации статьи 69 Европейской Патентной Конвенции, который стал неотъемлемой частью EPC и который устанавливает «золотую середину» между традиционными британским и немецким подходами. Протокол в своей последней редакции, принятой на дипломатической конференции по вопросам EPC в ноябре 2000, гласит: Статья 1 «Статья 69 не должна толковаться в том смысле, что объем защиты, предоставляемый Европейским патентом, должен пониматься как определяемый строгим, буквальным значением текста, использованного в формуле, причем описание и чертежи используются только в целях разрешения неопределенности, имеющейся в формуле. Также не должна она толковаться в том смысле, что формула изобретения служит лишь в качестве руководящих указаний и что действительная защита может распространяться на то, что, исходя из рассмотрения описания и чертежей специалистом в данной области, предполагал патентообладатель. Напротив, ее следует толковать как определяющую позицию между этими крайностями, которая сочетает в себе справедливую защиту для патентообладателя с разумной степенью определенности для третьих лиц». Статья 2 «Для целей определения объема защиты, предоставляемого Европейским патентом, должное значение должно придаваться любому элементу, который эквивалентен элементу, указанному в формуле». 5 В связи с этим, в последнее время наметилась серьезная тенденция к сближению подходов судов Великобритании и Германии: наблюдается некоторое смягчение позиции английских судов, так что некоторым терминам или выражениям в формуле изобретения может быть придан смысл, выходящий за рамки их буквальных значений. В германском судебном подходе стало больше внимания уделяться правовой определенности объема притязаний, заявленных в формуле изобретения, для третьих лиц. В то же время остается целый ряд различий, которые будут проиллюстрированы ниже. Основные принципы определения объема правовой охраны изобретений Великобритания Фундаментальным принципом современного подхода английских судов стала доктрина целенаправленного толкования (doctrine of “purposive construction”), разработанная в 1981 г. Лордом Диплоком в ходе рассмотрения дела Catnic v. Hill & Smith [1981, FSR 60] в Палате Лордов, которая является Верховным Судом Англии. Дело Catnic v. Hill & Smith Формула изобретения Catnic: «Перемычка ... включающая первую горизонтальную пластину ... и вторую горизонтальную пластину ... по существу параллельную первой и находящуюся на расстоянии от нее в вертикальном направлении вниз ... первый наклонный жесткий опорный элемент, простирающийся в направлении вниз и вперед ... от первой горизонтальной пластины, и второй жесткий опорный элемент, простирающийся вертикально от заднего края первой горизонтальной пластины до соединения со второй пластиной по соседству с ее задним краем». Подозреваемый на нарушение продукт Изобретение Верхняя пластина Верхняя пластина Первая жесткая опорная стойка Первая жесткая опорная стойка Вторая жесткая опорная стойка (отклонение от вертикали 6°) Вторая жесткая опорная стойка Нижняя пластина Нижняя пластина Изобретение Catnic относится к перемычке, включающей признак «жесткий опорный элемент, простирающийся в вертикальном направлении». Обвиненный в нарушении продукт соответствовал всем требованиям формулы патента за исключением того, что элемент, соответствующий правому опорному элементу, располагался не строго вертикально, а под углом 6°. 6 Суд 1ой инстанции вынес решении о нарушении патентных прав, поскольку хотя нарушение и находилось за пределами буквального значения формулы изобретения, однако нарушитель использовал самую суть изобретения в нарушающем продукте. Апелляционный суд пересмотрел решение на том основании, что признак «в вертикальном направлении» является точным математическим термином с однозначным смыслом, так что формула не может рассматриваться как включающая варианты, содержащие опорный элемент, расположенный под каким-либо углом относительно вертикали. Высшая судебная инстанция Великобритании - Палата Лордов, куда была подана жалоба на решение Апелляционного суда, вынесла решение о наличии нарушения на том основании, что признак «в вертикальном направлении» должен толковаться как вертикальный в достаточной мере, чтобы выполнять назначение, т.е. обеспечивать достаточную жесткость в качестве опорного элемента. Таким образом, доктрина целенаправленного толкования позволяет интерпретировать признак, содержащийся в формуле изобретения, в смысле, отличном от его буквального значения, если только специалисту в данной области будет ясно, что именно это имелось ввиду патентообладателем. Таким образом, признак должен истолковываться в контексте его назначения в рамках изобретения. Дело Improver v. Remington Свое дальнейшее развитие доктрина целенаправленного толкования получила в решении Судьи Хоффманна по делу Improver v. Remington. Формула изобретения Improver: Приводимое в действие электричеством устройство для эпиляции, содержащее помимо прочего «спиральную пружину, включающую множество смежных витков ... указанная спиральная пружина включает часть для аккуратного захвата волос, устроенную так, что она имеет выпуклую сторону, где витки разведены друг от друга, и соответствующую вогнутую сторону, где витки сжаты вместе, причем вращательное движение спиральной пружины приводит к непрерывному движению витков для выдергивания волос из кожи субъекта». Продукт Remington, обвиненный в нарушении патента: Продукт обладал всеми признаками патента за исключением того, что спиральная пружина была заменена на зубчатый резиновый стержень. Суд 1ой инстанции решил, что патент не нарушен, поскольку специалисту в данной области при знакомстве с формулой было бы понятно, что строгое соответствие с использованным термином необходимо для осуществления изобретения. В ходе процесса Судья Хоффманн сформулировал три вопроса, которые с тех пор стало принятым называть протокольными (Protocol Questions, или они еще известны как Catnic Questions или Improver Questions): Вопрос 1: Обладает ли вариант существенным влиянием на то, как работает изобретение? Да Нет Вариант за пределами формулы - нет нарушения патента Вопрос 2: Было бы это отсутствие существенного влияния очевидным специалисту в данной области (на дату публикации патента)? 7 Эти вопросы стали в настоящее время характерной чертой английской судебной системы и широко используются при толкования формулы. Они позволяют установить, попадает ли вариант, находящийся за пределами объема притязаний, определяемых буквальным смыслом формулы изобретения, в объем притязаний при целенаправленном толковании формулы. Дело Hoechst Celanese Corporation v. BP Chemicals Limited Решение по делу Hoechst v. BP является весьма любопытным примером того, как доктрина целенаправленного толкования была использована для придания признаку формулы значения, которое было уже, чем его буквальное значение. Формула Hoechst: Способ удаления алкилиодидов из уксусной кислоты, включающий стадию контактирования раствора, содержащего иодид, с ионообменной смолой, характеризующийся помимо прочего тем, что ионообменная смола является стабильной в органической среде. «Стабильная» в описании определена как смола, которая не будет « химически разлагаться или изменяться на более чем 50% от своих физических размеров (dimension) в сухом виде, будучи приведенной в контакт с уксусной кислотой, содержащей иодидные соединения». Способ BP, обвиняемый в нарушении: Способ, полностью соответствующий формуле Hoechst, за исключением определения «стабильности». Обе стороны согласились, что если «физический размер» истолковывается как означающий «объем», то патентные права не нарушены; если же он истолковывается как «диаметр», то имеет место нарушение патентных прав. Суд 1ой инстанции вынес решение о буквальном нарушении патента. Апелляционный Суд подтвердил решение о нарушении, однако совсем с другой мотивацией. Суд посчитал, что термин «размер» не получил должного целенаправленного толкования. Поскольку совершенно ясно, что интерпретация BP приведет, без каких-либо серьезных к тому оснований, к исключению большого числа явно пригодных для осуществления способа смол из объема притязаний, определяемых формулой, и что это не могло иметься ввиду изобретателем, то термин «размер» должен пониматься как «диаметр», нежели «объем». Таким образом, вывод о нарушении патента был сделан на основании целенаправленного толкования формулы. Мы полагаем, что за этим решением стояли следующие соображения. Предположим, что смола выполнена в виде сферических гранул (что верно для большинства смол). Объем шара определяется формулой: V=4/3·πR3=1/6·πD3. Следовательно, если D’≤1,5·D, то V’≤3,375·V (интерпретация Hoechst) против V’≤1,5·V (интерпретация BP). 8 Германия Основополагающую роль в разработке принципов судебной практики Германии в отношении эквивалентных нарушений патентных прав сыграло решение по делу Formstein [GRUR 1986, 803], которое было принято спустя 5 лет после столь же судьбоносного решения английского суда по делу Catnic v. Hill & Smith. Дело Formstein было первым случаем, когда в своем решении Федеральный Верховный Суд Германии руководствовался Статьей 69 EPC и Протоколом по ее толкованию, причем патентом, проходившим по этому делу, был не европейский патент, а национальный германский патент. Кроме того, впервые за всю историю разбирательств по делам о нарушении патентных прав в Германии суд рассматривал вопросы, связанные с новизной и изобретательским уровнем (так называемое “Formstein Objection”). Формула изобретения: «Цельный или состоящий в поперечном разрезе из нескольких частей литой камень, имеющий продольное углубление для линий отвода воды по боковой стороне улицы, отличающийся тем, что он включает по крайней мере один поперечный канал, ответвляющийся от продольного углубления и открывающийся на стороне камня, обращенной в сторону от центра улицы». Данное изобретение решает две технические задачи: во-первых, предполагется что бордюрный камень будет справляться с отводом воды в любых условиях. То есть он будет отводить часть воды в землю, нежели направлять ее всю в водосборный канал. Во-вторых, поперечный канал будет способствовать удалению большой части мусора, который обычно увлекается дождевой водой. Ответчиком по этому делу был город. Городские службы строили мощеные дороги, края которых ограничивались горизонтальным рядом коммерчески доступных закругленных бордюрных камней, возвышающихся над уровнем дороги на 6 см, между которыми имелись зазоры шириной 3 см для дренирования воды. Просочившаяся через зазор между камнями вода далее впитывалась в землю через слой гравия, подсыпанного слегка ниже уровня дороги. Окружный Суд Брансвика признал патент нарушенным. Высший Окружной Суд Брансвика (апелляционная инстанция) отменил решение, и в конце концов дело было передано в Федеральный Верховный Суд Германии. В своем решении Федеральный Верховный Суд Германии постановил, что непосредственного («буквального») нарушения патента не было по следующим причинам: 1. Ответчик не использовал литые камни (цельные или состоящие в поперечном сечении из нескольких частей) в том смысле, как это предусмотрено патентом, а обычные бордюрные камни; 2. В камнях ответчика отсутствовало продольное углубление; 3. Наконец, в камнях ответчика отсутствует поперечный канал, ответвляющийся от продольного углубления. 9 Разбирательство по делу Formstein было использвано Федеральным Верховным Судом Германии для разработки правовой концепции в отношении эквивалентов. Суд подтвердил свою приверженность принципам европейской гармонизации, вплоть до распространения норм Eвропейской патентной конвенции (ЕPC) на национальные патенты, постановив: «В отличие от правовой ситуации, имевшей место до 1978 года, формула патента является теперь не просто исходной точкой, но скорее важнейшим основанием для определения объема правовой защиты. В соответствии с разделом 14 (2) Патентного закона ФРГ (Патентного Акта 1981 г.) содержание формулы должно определяться путем ее толкования с учетом описания и рисунков. Как заявлено в Протоколе по интерпретации статьи 69 (1) EPC (соответствующей разделу 14 (2) Патентного Акта 1981 г.), толкование служит не только целям исправления неясностей формулы, но также для разъяснения технических терминов, использованных в формуле, а также границ и рамок описываемого ею изобретения. ... Цель договора состоит в том, чтобы принципы толкования, по которым договаривающиеся страныучастницы EPC достигли соглашения в Протоколе по интерпретации статьи 69 EPC, принимались во внимание при определении правовой охраны германских патентов». В то же время, несмотря на стремление к гармонизации, Федеральный Верховный Суд Германии занял позицию, согласно которой включение эквивалентных притязаний в объем защиты является допустимым. Более того, Суд высказал мнение, что такой подход вполне согласуется с правовыми устремлениями других стран-участниц EPC: «В соответствии с Протоколом по интерпретации статьи 69 EPC объем патентных притязаний включает не только то, что следует из точного значения текста формулы. Это открывает возможности для определения объема защиты за пределами текста формулы путем охвата модификаций изобретения, описываемого формулой. Расширение объема патентных притязаний за рамки текста формулы путем включения эквивалентных воплощений, по мнению этого Суда, соответствует правовой концепции стран-участниц EPC, хотя все еще существуют значительные различия как в отношении способа определения фактического объема защиты патентов, так и предоставяемого объема защиты». Тем не менее, решение Федерального Верховного Суда Германии, направленное на более узкое определение объема защиты эквивалентов, явилось поворотным моментом для германского патентного права: «Объем защиты патентов, поданных после 1 января 1978 г., в отношении использования изобретения через эквиваленты определяется содержанием формулы, которое должно определяться путем толкования. ... Решения, которые средний специалист сможет определить благодаря своим профессиональным знаниям как являющиеся эквивалентно эффективными на основании рассуждений, ориентированных на изобретение, перефразированное [так в оригинале!] в формуле, обычно будет попадать в рамки объема защиты патента». Решение по делу Formstein послужило основой для разработки в дальнейшем подхода к рассмотрению дел, связанных с нарушениями патентных прав. Схематически современный подход может быть выражен следующим образом: Этап 1. Толкование формулы патента. Пределы защиты патента распространяются не только на то, что непосредственно следует из точного значения формулы. Одним из ключевых аспектов, имеющих значение при рассмотрении дел о нарушении патентных прав, является определение понятия «специалист в данной области» и его 10 общего знания. Кроме того, важно соотнести эти общие знания специалиста в данной области на дату приоритета патента. Этап 2. Является ли модифицированное средство равно эффективным в плане решения поставленной проблемы? Признание такого же технического эффекта требует ориентации на формулу патента. При оценке технического эффекта в расчет должны приниматься все эффекты, производимые каждым индивидуальным признаком, а также комбинацией всех признаков формулы. Этап 3. Мог бы специалист в данной области на основании своих знаний и патента определить, что модифицированное средство будет давать тот же самый эффект? Этот вопрос призван отсечь все те случаи, когда специалист в данной области не сможет найти решение, дающее тот же самый технический результат, не прилагая собственной изобретательской активности. Этап 4. Соблюдено ли требование правовой определенности для третьих лиц? Этап 5. Возражение по делу Formstein (Formstein Objection), которое связано с вопросом о предшествующем уровне техники. Вопрос, связанный с уровнем техники, в ходе разбирательства может подыматься только в связи с аргументацией защиты в пользу того, что обвиняемый в нарушении продукт или способ просто напросто осуществляют на практике известное из уровня техники решение или его очевидный вариант. Прошедшие годы подтвердили правомерность и обоснованность разработанного подхода. В то же время подход не является застывшей догмой, свидетельством чему является наметившаяся тенденция уделять больше вниманию соблюдения принципа правовой определенности. В частности в деле Beheizbarer Atemluftschlauch Федеральный Верховный Суд постановил [GRUR 1992, 40]: «Если патент подчеркивает особую значимость признака, то притязания не могут распространяться на вариант, в котором данный признак отсутствует». Другое важное направление развития подхода имеет отношение к толкованию терминов, употребляемых в формуле. Наиболее ярко это направление развития нашло свое отражение в недавнем решении Федерального Верховного Суда Германии по делу Spannschraube [Mitteilungen 1999, 304]: «При толковании европейского патента не следует придерживаться буквальной формулировки, но уделять внимание общему техническому контексту, которому учит содержание патента. Ни лингвистическое, ни логическое/научное определение терминов, использованных в патенте, не имеет решающего значения. Что имеет решающее значение, так это понимание непредубежденного специалиста. ... Патенты следует рассматривать как содержащие свой собственный словарь, что касается терминов, использованных в них. Если термин в патенте используется в значении, отличном от общего (технического) использования, тогда использование в патенте имеет решающее значение». Важным последствием этого решения (сходного с решением британского суда по делу Hoechst v. BP) является то, что притязания на самом деле могут толковаться даже уже, чем они представляются на первый взгляд. 11 Рассмотрим далее национальные особенности (характерные для Великобритании и Германии) трактования патентныхформул в различных областях. Формула изобретения, содержащая диапазон числовых значений Великобритания Наиболее известными судебными разбирательствами, связанными с обвинением в нарушении патентов в части, касающейся диапазона числовых значений, являются дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery [RPC 1997, 649] и Lubrizol v. Esso [RPC 1997, 195 and RPC 1998, 727]. Дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery Формула Auchincloss: Сухая композиция, обладающая биоцидным действием, содержащая, помимо прочего: 0.01-5 мас. частей водорастворимого галида 3-8 мас. частей сульфамовой кислоты. Формула Agricultural & Veterinary Machinery: Сухая композиция, обладающая биоцидным действием, удовлетворяющая всем признакам формулы, но содержащая сульфамовую кислоту более 8 мас. частей. Суд 1ой инстанции не согласился с предложением Auchincloss включить в объем притязаний обвиняемое в нарушении воплощение путем целенаправленного толкования формулы. Судья Прескотт постановил, что поскольку числовой диапазон не является описательным признаком типа термина «вертикально» в деле Catnic v. Hill & Smith, то содержащийся в пункте формулы числовой диапазон должен толковаться буквально. Таким образом, продукт, в котором числовое значение находится за пределами диапазона, защищенного формулой патента, не может рассматриваться как вариант буквальной формулировки притязаний. Судья Прескотт, однако, отметил, что точное значение, приписываемое диапазону числовых значений, может зависеть от конкретного контекста. Например, определение группы людей в возрасте от 18 до 35 лет включает всех людей старше 18,0 лет, но моложе 36,0 лет. С другой стороны, «композиция, включающая от 18 до 35 граммов компонента А» должна пониматься как композиция, «содержащая по крайней мере 17,5 грамма А, но самое большее 35,5 грамма А». В этом же контексте выражение «18,0-35,0 грамма А» специалистом должно пониматься иначе, чем в приведенном выше примере, и должно толковаться как «содержащая по крайней мере 17,95 и самое большее 35,05 грамма А». (Попутно отметим, что правильнее было бы верхний предел ограничить как «меньше или равно 35,4 грамма (или 35,04 грамма)», соответственно). Дело Lubrizol v. Esso Спорный пункт формулы был направлен на замещенный ацилирующий агент, содержащий в своем сотаве в среднем по крайней мере 1,3 сукцинильной группы на каждый эквиалент другой замещающей группы. Суд 1ой инстанции вынес решение, что «по крайнее мере 1,3» должно пониматься как любая величина выше 1, 25. Судья Джейкоб постановил, что числовые ограничения должны толковаться с точностью до последней значащей цифры в соответствии с существующим в науке соглашением. Апелляционный суд сохранил в силе решение судьи Джейкоба. 12 Таким образом, английский подход к интерпретации числовых диапазонов состоит в том, что они не должны толковаться целенаправленно, но исключительно в строгом, буквальном смысле. Германия До 12 марта 2002 г, когда был принят новый Патентный закон Германии (Немецкий Патентный Акт), подход немецких судов к толкованию численных диапазонов отличался значительно большей либеральностью, чем подход английских судов. Так, в деле по средству для осветления пива (Bierklärmittel), которое слушалось в рамках старого Немецкого Патентного Акта, Федеральный Верховный Суд постановил [GRUR 1984, 425], что эффективная защита патента, формула которого содержит численные или измеренные значения, не может распространяться на области, которые существенно отклоняются от пункта формулы, если новое характризующееся изобретательским уровнем ученье, содержащееся в патенте, заключается именно в этих цифрах или измерениях. Зачастую это решение суда истолковывалось так, что даже значительные отклонения от предусмотернного патентом численного диапазона не выходят за пределы защиты, если этот численный диапазон не имел особого отношения к новому ученью. Дело Custodiol II [Mitteilungen 2002, 224] Формула патента Защитный раствор для ингибирования ишемического повреждения сердца и почек и других органов при хирургии и трансплантации указанных органов, где раствор характеризуется тем, что он содержит следующие добавки на литр: Однозамещенный α-кетоглутарат калия или натрия 4 ± 3 мМ Хлорид натрия 15 ± 8 мМ Хлорид калия 10 ± 8 мМ Хлорид магния 10 ± 2 мМ Триптофан 2 ± 1 мМ Гистидин 150 ± 100 мМ Гистидин гидрохлорид 16 ± 11 мМ Маннит 50 ± 50 мМ Фруктоза 50 ± 50 мМ Рибоза 50 ± 50 мМ Инозин 50 ± 50 мМ Патентообладатель обвинил аптеку одной из больниц в том, что она производила органосберегающие растворы, подпадающие под формулу патента. Раствор, производившийся в аптеке, имел идентичный состав за исключением того, что концентрация хлорида магния составляла 4 мМ, нежели 10 ± 2 мМ. Как Окружной Суд Мюнхена, так и Высший Окружной Суд Мюнхена признали патент нарушенным путем эквивалентного использования, исходя из того соображения, что ограничение пределов патента концентрацией хлорида магния 10 ± 2 мМ было бы неправильным, поскольку единственным новым заявленным компонентом раствора является кетоглутарат, который обеспечивает значительное улучшение защитного эффекта на органы. Ответчик, т.е.больничная аптека, подала апелляцию на решение Высшего Окружного Суда Мюнхена, и 12 марта 2002 г. Федеральный Верховный Суд вынес свое решение о том, что больничная аптека не нарушает патент. Суд подчеркнул, что необходимость в правовой определенности для третьих лиц требует, чтобы значение формулы являлось не только стартовой точкой, но основанием, которым определяется объем защиты. Было признано 13 недостаточным, чтобы обвиняемое в нарушении патента воплощение имело тот же самый эффект, что и объект формулы патента, и чтобы это могло быть признано специалистом в данной области. Напротив, решающее значение имеет, сможет ли специалист в данной области признать это исходя из рассуждений, ориентированных на изобретение, как оно описано в формуле. В случае формулы патента, содержащей числовые значения, недостаточно, чтобы специалист в даной области признал вариант, который отличается от заявленного объекта числовым показателем, равно эффективным. Напротив, должно быть оценено, достигает ли вариант того эффекта, который специалист в данной области приписывает числовому диапазону. В своем решении по делу Custodiol II суд ответил на последний вопрос отрицательно, поскольку патент недвусмысленно ограничивает возможность варьирования концентрации хлорида магния лишь в узком диапазоне ± 2 мМ относительно среднего значения, который в процентном выражении был существенно ниже, чем для других компонентов. Кроме того, с учетом того, что изобретение относится к весьма чувствительной области предотвращения необратимых ишемических повреждений сердца, специалист должен был бы предвидеть возможность нежелательных побочных эффектов при выходе за допустимые патентом пределы варьирования. На основании этого Суд постановил, что концентрация хлорида магния 4 мМ выходит за рамки притязаний, что исключает нарушение патента. Верховный Суд особо подчеркнул, что его подход к толкованию притязаний, содержащих диапазоны числовые значения, полностью согласуется с подходом английских судов. Химические формулы Великобритания Дело American Home products v. Novartis Pharmaceuticals Это дело является одним из недавних дел [RPC 2001, 8], которое иллюстрирует особенности подхода английского суда к толкованию притязаний, содержащих химические формулы, и которое демонстрирует возможность применения целенаправленного толкования в отношении таких притязаний. Пункт 1 формулы был направлен на использование рапамицина для приготовления лекарственного средства для подавления отторжения органа или трансплантанта (второе медицинское назначение, поскольку использование рапамицина в медицине уже было известно). Обвиняемым в нарушении был продукт Novartis Pharmaceuticals – производное рапамицина, в котором одна из гидроксильных групп была О-алкилирована 2гидроксиэтильной группой. Аргументация Novartis состояла в том, что при буквальном толковании формула патента не была нарушена. В суде 1ой инстанции этот аргумент не был принят Судьей Лэдди, который постановил, что хотя притязания в своей формулировке ограничивались медицинским использованием рапамицина как такового, это не обеспечивало справедливого объема защиты прав патентообладателя. Решение Судьи Лэдди явилось результатом его озабоченности тем, что фармацевтические патенты будут лишены какой-либо ценности, если их толковать так, чтобы они не включали производных, обладающих сходными свойствами с исходным веществом. Апелляционный суд отменил решение суда 1ой инстанции. Ключевой момент в решении суда состоял в том, что специалисту в данной области не будет изначально ясно, будет ли конкретное производное обладать теми же положительными свойствами, что и само 14 исходное соединение, и, тем самым, сможет ли оно осуществлять функции, заявленные в формуле. Таким образом, притязания, истолкованные в соответствии с решением суда 1 ой инстанции, охватят все производные рапамицина, которые будут работать подобно самому рапамицину, но оставят без ответа вопрос, какие именно производные будут работать и сколько таких производных существует. Один из судей апелляционного суда, Судья Альдус, утверждал, что такие притязания не выражают класса соединений, объединенных единой характеристикой, но, напротив, относятся ко множеству соединений, точное число и структуру которых предстоит определить специалисту в данной области. Что же касается озабоченности Судьи Лэдди ценностью фармацевтических патентов, то Судья Альдус считает, что любой конкурент, желающий выйти на рынок с производным, должен будет сначала найти подходящее производное, а затем провести длительные и трудоемкие исследования, необходимые для получения разрешения на продажу. Таким образом, объем защиты, предоставляемый на основании более узкого толкования, все равно будет иметь определенную коммерческую ценость для патентообладателя. Германия В Германии отсутствуют дела об эквивалентном нарушении притязаний, направленных на химические соединения, по которым было бы принято решение Федеральным Верховным Судом. В патентоведческой и юридической литературе существуют весьма противоречивые мнения относительно того, может ли объем защиты патента, направленного на химическое соединение, выходить за рамки буквального значения притязаний. В этой связи уместно упомянуть решение по делу Plastic Pipe Part, в котором Федеральный Верховный Суд недвусмысленно отметил, что эквивалентное нарушение патента, направленного на определенный материал, не может быть a priori исключено. Единственным известным на сегодняшний день решением об эквивалентном нарушении патента, ограничивающего применение вещества, является решение Верховного Окружного Суда Дюссельдорфа по делу Pro-Urokinase [OLG Düsseldorf 2 O 52/89, от 31 декабря 1992 г.]. Дело Pro-Urokinase Патент был направлен на про-урокиназу, эффективную в качестве тромболитического агента, представляющую собой состоящий из одной полипетидной цепи фермент, чья последовательность на тот момент была неизвестна. Фермент был охарактеризован рядом физико-химических параметров, таких как молекулярный вес, а также тем, что он был получен из биологического источника. Обвиненное в нарушении воплощение представляло собой генно-инженерный рекомбинантный продукт, полученный в клетках кишечной палочки E. coli. Хотя рекомбинантный фермент и состоял из одной полипептидной цепи, однако структурно он отличался от полученного из «биологического источника» тем, что не содержал остатка сахара в определенном положении, который был ответствен за приблизительно 3% массы молекулы. Признаки изобретения, защищенного патента, и воплощения, обвиняемого в нарушении, хорошо видны из следующей таблицы. Признаки пункта формулы патента Продукт, нарушающий патент (в соответствии с агрументами ответчика) 1. Тромболитический агент, обладающий 1. Тромболитический агент, обладающий активностью активатора плазминогена активностью активатора плазминогена 2. Активатор плазминогена выделен из 2. Активатор плазминогена выделен при 15 биологического источника 3. Активатор плазминогена по существу состоит из урокиназы, обладающей следующими свойствами: а) молекулярный вес около 56000 Да б) удельная активность от около 40000 до 50000 Ед. CTA/мг в) ведет себя как структура, состоящая из одной полипептидной цепи г) при восстановлении представляет собой одноцепочечную структуру д) существенное сродство связывания с фибрин-целитом помощи генно-инженерного способа, включающего несколько «химических стадий» 3. Активатор плазминогена по существу состоит из урокиназы, обладающей следующими свойствами: а) молекулярный вес около 48000 Да б) удельная активность более 100000 Ед. CTA/мг* в) ведет себя как структура, состоящая из одной полипептидной цепи г) при восстановлении представляет собой одноцепочечную структуру д) существенное сродство связывания с фибрин-целитом отсутствует** * В соответствии с утверждением истца, действительное значение активности 60000-70000 Ед. CTA/мг. В соответствии с утверждением истца и представленными доказательствами продукт ответчика на самом деле обладал существвенным сродством связывания с фибрин-целитом. Однако для правильной оценки решения Верховного Окружного Суда Дюссельдорфа следует принять, что Суд был убежден, что свойства продукта ответчика полностью соответствовали признаку 3д). ** Сначала Суд подошел к толкованию притязаний по пункту 1 формулы патента таким образом, что они на самом деле охватывают ферменты, имеющие конкретную аминокислотную последовательность, которая к тому времени уже была определена. При сравнении структуры фермента (но не различных параметров, предусмотренных формулой) со структурой рекомбинантного фермента, единственное различие заключалось в том, что в молекуле в определенном положении отсутствовал остаток сахара, вклад которого в молекулярную массу фермента составлял 3%. Таким образом, буквальное нарушении патента было отклонено. Однако Суд установил, что на дату приоритета специалисту в данной области было бы ясно, что негликозилированная одноцепочечная рекомбинантная урокиназа обладала бы по существу таким же тромболитическим действием, что и гликозилированная происходящая из биологического источника форма фермента, защищенная патентом. Таким образом, Суд вынес решение об эквивалентном нарушении. Дело Diltiazem В отличие от патентов, направленных непосредственно на химические соединения, объем защиты патентов, направленных на химический спсособ, может выходить за пределы буквального значения формулы. В деле Diltiazem [LG Düsseldorf 4 O 75/94, от 2 марта 1995 г.] фигурировал Европейский патент, выданный на усовершенствованный способ изготовления сердечного препарата Diltiazem. На заключительной стадии обычно проводилось аминоалкилирование, требовавшее использования таких исключительно сильных оснований в строго безводной среде, как металлический Na, амид щелочного металла или гидрид щелочного металла в ДМСО. Одним из аспектов запатентованного способа было использование мягкого основания типа KOH, K2CO3 в, помимо прочего, ацетоне, низшем алкилацетате, с добавлением при необходимости воды. Запатентованный способ значительно упрощал получение лекарственного препарата: 16 OCH3 S OCH3 CI CH2 CH2 N CH3 S CH3 OR OR acetone/H2O/K2CO3 N H O N O CH2CH2N(CH3)2 После того, как срок действия патента, охраняющего вещество как таковое, закончился, развернулась широкая конкуренция вокруг способа производства препарата, включая способ с использованием мягкого основания. Конкуренты, однако, старались избежать прямого воспроизведения запатентованного способа, и использовали ближайший гомолог одного из используемых в способе растворителей (ацетона): OCH3 S OCH3 CI CH2 CH2 N CH3 S CH3 OR OR 2-butanone /H20/K2CO3 N H O N O CH2CH2N(CH3)2 Верховный Окружной Суд Дюссельдорфа вынес решение, что способ ответчика является нарушением патента, поскольку использовались идентичное мягкое основание, вода и ближайший возможный гомолог ацетона, т.е. 2-бутанон, который находит широкое применение в промышленном производстве. Примеси Великобритания Дело American Home Products v. Novartis В деле American Home Products v. Novartis также был поднят вопрос, является ли нарушением присутствие запатентованного соединения в виде примеси. Как уже обсуждалось выше, предполагаемое нарушение было связано с производным рапамицина. После того, как было установлено, что производное рапамицина не может считаться входящим в объем защиты патента, стал вопрос, не является ли наличие малого количества рапамицина нарушением. Поскольку производное рапамицина получали химическим превращением самого рапамицина, то небольшая его часть (0,8%) оставалась непрореагировавшей и, таким образом, присутствовала в конечном продукте. Судья Альдус решил, что терапевтический эффект рапамицина будет находиться в прямой зависимости от его количества, и, таким образом, формула патента, фигурирующего в судебном разбирательстве, не может охватывать лекарственное средство, содержащее всего 0,8% рапамицина, терапевтический эффект которого будет по всей видимости пренебрежимым. Судья Альдус постановил, что поскольку пункт формулы направлен на применение, то такой пункт должен толковаться как означающий, что лекарственный препарат представляет собой «по-существу рапамицин». Это решение можно рассматривать как пример использования целенаправленного толкования для сужения объема, определяемого при максимально возможном широком буквальном толковании формулы. 17 Дело Auchincloss v. Agricultural & Veterinary Machinery Один из компонентов рассматриваемого пункта формулы представлял собой водорастворимый неорганический галид, присутствующий в количестве 0,01-5 весовых частей. Ответчик утверждал, что предположительно нарушающая патент композиция не требовала присутствия соли, и намеренно ее в состав не добавляли. Таким образом, любая соль, присутствующая в конечном продукте, должна была попадать туда лишь в качестве загрязнения исходных материалов. После тщательных и масштабных химических анализов предположительно нарушающих патент продуктов, проводившихся обеими сторонами, было установлено, что по крайней мере один из продуктов, поставляемых на рынок ответчиком, попадает в объем притязаний пункта 1 формулы патента, фигурирующего в деле. Ответчик, однако, заявлял, что соль присутствовала не в виде хлорида натрия, как предусматривалось притязаниями, а в виде ионов натрия и ионов хлора. Этот довод ответчика был отвергнут Судьей Прескоттом, который постановил, что неважно, каким образом ингредиенты оказались в составе продукта; важно, что если они там присутствуют в предусмотренных формулой патента весовых количествах, продукт будет нарушать патент. Таким образом, позиция английского суда состоит в том, что нарушение является абсолютным, так что независимо от того, вызвано ли нарушение факторами, находящимися вне контроля нарушителя, или нет, это все равно остается нарушением прав патентообладателя. Однако присутствие небольшого количества запатентованного соединения не может расцениваться как нарушение формулы, направленной на применение, если эффект от запатентованного применения не может быть достигнут этим количеством запатентованного продукта. Германия Дело Grasherbizide В разбирательстве по делу о гербициде против сорняков [GRUR 1987, 896] Окружной Суд Дюссельдорфа использовал аргументацию, весьма сходную с той, что была использована в деле American Home Products v. Novartis. В деле фигурировал Европейский патент, защищающий трифторметилпиридил(окси/тио)фенольные промежуточные соединения общей формулы: Y F3C T OH N где T = O или S, Y = H или Cl. Соединение ответчика представляло собой гербицид для борьбы с сорняками, Fusilade®, имевший формулу: F3C O OCH(CH3)COO(CH2)3CH3 N Гербицид Fusilade® содержал небольшое количество запатентованного промежуточного соединения (0,1-0,4%). Однако, поскольку это весьма малое количество в отсутствие гербицидного эффекта было лишено какой-либо функции, оно не представляло собой 18 ориентированное на достижение технического результата и целенаправленное применение запатентованного изобретения. Исходя из этих соображений, Суд вынес решение об отсутствии нарушения прав патентообладателя. Дело Chelatbildner В этом деле о хелатирующем агенте [LG Düsseldorf 4 O 402/99, от 24 октября 2000 г., не опубликовано] фигурировал Европейский патент, направленный на фармацевтическую композицию. Формула патента Стабилизированная фармацевтическая композиция, содержащая иммуноглобулин IgG1 и хелатирующий агент для ионов меди в количестве, достаточном для предотвращения деградации иммуноглобилина. В описании патента утверждалось, что: «… неожиданно было обнаружено, что присутствие хелатирующего агента для ионов меди может иметь стабилизирующий эффект на молекулу IgG1 даже тогда, когда иммуноглобулин не содержит меди в количествах, которые могут быть обнаружены такими традиционными способами, как атомная абсорпционная спектроскопия». На вопрос, охватывают ли патентные притязания только такие составы, которые содержат ионы меди, хотя в формуле говорится всего лишь о хелатирующем агенте для ионов меди, Окружной Суд Дюссельдорфа ответил утвердительно. Несмотря на то, что состав ответчика содержал следовые количества ионов меди, которые не обнаруживались традиционными аналитическими методами, истец использовал высокочувствительные аналитические методы и обнаружил наличие примеси. Суд решил дело в пользу истца. Таутомерия Великобритания Дело Monsanto v. Merck В основе дела Monsanto v. Merck [2002, RPC 41] лежал вопрос о том, нарушает ли таутомерная форма запатентованного соединения права патентообладателя? В деле фигурировал патент, относящийся к новому классу нестероидных противовоспалительных средств и охватывающий огромное множество соединений, описываемых общей формулой. Общая формула предполагала наличие нескольких заместителей, каждый из которых выбирался из сравнительно большого числа возможных радикалов и мог варьировать независимо от других. В предполагаемом нарушении обвинялось соединение МК-966, диарилфуранон, относительно которого известно, что в водной среде оно будет существовать в равновесии между кето- и енольной формами: H3CSO2 H3CSO2 H H O keto O O OH enol Однако в отношении енольной формы, 2-оксифурана, из институтского курса химии известно, что таутомерное равновесие сильно сдвинуто в сторону кето-формы, так что 19 енольная форма будет существовать в пренебрежимо малом количестве. На самом деле, в предположительно нарушающем патентные права соединении относительные количества кето-, енольной и енолятной форм при рН 7,4 составляют 6,3х1010, 1 и 16, соответственно. Во-первых, патентообладатель утверждал, что кето-форма попадает в объем патентных притязаний, и, во-вторых, даже если будет установлено, что патентные притязания не включают кето-форму, то в любом случае енольная форма все равно будет образовываться при введении препарата МК-966 в организм пациента. В суде 1ой инстанции Судья Памфри постановил, что поскольку кето-енольная таутомерия является частью общего знания любого химика, то при толковании формулы изобретения, направленной лишь на одну из таутомерных форм, вполне естественным буден вывод о том, что исключение другой формы является предумышленным. В связи с тем, что формулировка притязаний была ясной и недвусмысленной и не позволяла использовать целенаправленное толкование, кето-форма была признана не попадающей в объем защиты. Что же касается заявления истца о нарушении прав, связанном с присутствием енольных и енолятных форм, являющихся результатом метаболизма предположительно нарушающего патентные права кето-соединения, Судья Памфри вынес решение, что, поскольку отсутствуют какие бы то ни было доказательства того, что енольная или енолятная формы играют сколь-либо существенную роль в активности препарата ответчика, то производство и продажа препарата МК-966 фирмой Merck не является нарушением патентных прав Monsanto. Попутно по целому ряду причин патент Monsanto был признан недействительным. Monsanto обжаловал решение на основании того, что формула патента не была целенаправленно истолкована в соответствии с принципами Протокола по интерпретации статьи 69 Европейской патентной конвенции (EPC). Судья апелляционного суда Альдус, применив модифицированную версию протокольных вопросов к пункту 1 формулы, пришел к противоположному заключению. Поскольку специалисту в данной области известно, что кето- и енольная формы существуют в равновесии в водном растворе, третьи лица не будут относиться с чрезмерным предубеждением к интерпретации, согласно которой пункт формулы, направленный на енольную форму, будет автоматически охватывать ее таутомер. Примечательно, что Судья Альдус подошел к слову «гидрокси» как к описательному термину (см. решение Палаты Лордов по делу Catnic v. Hill & Smith), который включает как енольную форму соединения, так и кето-форму, которые находятся в состоянии постоянного взаимопревращения в растворе. Таким образом, хотя патентные права Monsanto были признаны нарушенными, однако решение о недействительности патента было оставлено в силе. Германия Дело Monsanto v. Merck параллельно рассматривалось в Германии, однако между сторонами была достигнута договоренность, и судебного решения вынесено не было. Формула изобретения на продукт, характеризующийся способом его получения (Product-by-process claim) Англия Дело Kirin Amgen v. Roche and TKT [2003, RPC 3] Патент, фигурировавший в данном деле, относился к эритропоэтину (EPO), полученному генно-инженерными методами. EPO является одним из наиболее ценных коммерческих биотехнологических продуктов, ежегодный уровень продаж которого достигает 1 миллиарда 20 долларов. Предположительные нарушения относились к другим улучшенным способам синтеза искусственного EPO. Ключевым вопросом в данном деле было, охватывает ли буквальное толкование формулы патента на продукт, полученный определенным способом, также и продукт вообще, или же оно должно ограничиваться только способом получения, изложенным в формуле. Хотя Судье Нейбергеру при рассмотрении дела в суде 1ой инстанции и было прекрасно известно, что Европейское Патентное Ведомство и не признает, что новизна может быть распространена на известное соединение за счет нового способа его получения, тем не менее Судья решил, что объем притязаний может быть ограничен частью пункта формулы, относящейся к способу получения. На основании своего толкования формулы Судья Нейбергер постановил, что два пункта формулы рассматриваемого патента недействительны, тогда как один из оставшихся был нарушен TKT. Обе стороны оказались неудовлетворенными, и обжаловали решение Суда. При рассмотрении апелляции Суд подтвердил правомочность подхода суда 1 ой инстанции и решил, что необходимо различать 2 категории притязаний на продукт, охрактеризованный способом его получения. В первом случае патентообладаетль определяет степень своей монополии путем заявления притязаний на продукт, полученный определенным способом. Во втором случае патентообладатель определяет степень своей монополии путем заявления притязаний на продукт, обладающий определенными свойствами, которые являются результатом использованного способа получения. В данном конкретном случае Суд признал, что притязания патента попадают в первую категорию, которая характеризуется более узким объемом защиты. Тем не менее Судья Альдус нашел, что при использовании протокольных вопросов предположительное нарушение не может рассматриваться всего лишь как вариант, поскольку между использованными способами получения в действительности существуют существенные различия. Таким образом, решение Судьи Нейбергера было аннулировано. В настоящее время дело находится на рассмотрении в Палате Лордов. Признанной особенностью английской судебной практики является дифференцированный подход к толкованию формулы изобретения, направленной на продукт, характеризующийся способом получения, которая, в зависимости от использованных формулировок, может относиться к продукту вообще или к продукту, полученному определенным способом. Так, например, формулировка «продукт X, полученный способом Y» («product X obtained by process Y») ограничивает объем притязаний продуктом, полученным определенным способом, тогда как формулировка «продукт X, могущий быть полученный способом Y» («product X obtainable by process Y») не несет в себе такого внутреннего ограничения. Германия Немецкий подход к толкованию формулы, направленный на продукт, характеризующийся способом получения, существенным образом отличается от английского подхода и состоит в том, что продукт, полученный определенным способом, приравнивается к продукту как таковому. Таким образом, независимо от способа получения продукту будет предоставлена абсолютная защита [GRUR 1972, 80]. Естественно, что патент с такой формулой может быть выдан, если только сам продукт является патентоспособным. Признаки способа получения при этом рассматриваются всего лишь как средство для описания продукта и поэтому допустимы только в том случае, когда продукт не может быть охарактеризован иначе, другими присущими ему материальными признаками. Важно отметить, что немецкие суды не 21 делают различия между продуктом, охарактеризованным как «obtained by», и продуктом, охарактеризованным как «obtainable by» [GRUR 1993, 651]. Формула изобретения, направленная на метаболиты Великобритания Дело Merrell Dow Pharmaceuticals Inc. v. H. N. Norton Решение по этому делу было принято Палатой Лордов (что само по себе необычно) и является одним из тех прецедентов, который определил подход к толкованию подобного типа формул изобретений [1996 RPC 76]. Дело касалось антигистаминного препарата терфенадина, разработанного Merrell Dow. Большое преимущество терфенадина, в отличие от большинства других антигистаминных препаратов, состояло в том, что он не вызывал сонливости. Патент на сам терфенадин был выдан Merrell Dow в Англии 1972 и срок его действия истекал в декабре 1992 г. После получения патента на терфенадин компания Merrell Dow провела обширные исследования, касавшиеся механизма действия, и установила, что препарат проходит через желудок и попадает в печень, где он метаболизируется до кислого метаболита. Последний был неизвестен ранее, и в 1980 компания Merrell Dow получила патент на этот кислый метаболит. В 1982 году компания сделала достоянием гласности тот факт, что при применении терфенадина внутрь в печени пациента неизбежно образуется кислый метаболит, защищенный патентом. В соответствии с Патентным Актом 1977 г. патент на продукт является нарушенным в том случае, если кто-либо производит продукт без согласия патентообладателя. Таким образом, компания Merrell Dow заявила, что в то время, как пациенты, принимающие терфенадин, не являются нарушителями патента, поскольку действуют частным образом и в целях, не являющихся коммерческими, однако компании, производящие терфенадин уже после срока окончания действия патента на сам терфенадин, виновны в соответствии со Ст. 60(2) Патентного Акта 1977 г. в пособничестве нарушению патента, поскольку снабжают им население, чтобы оно могло получать запатентованный кислый метаболит in vivo. Дело рассматривалось в суде 1ой инстанции и в апелляционном суде, и в обоих случаях патент был признан недействительным по причине отсутствия новизны. В Палате Лордов Судья Хоффманн также вынес решении о недействительности патента на том основании, что исходный патент на терфенадин порочит новизну рассматриваемого патента. Патентообладатель возражал, что раскрытие исходного патента не содержало достаточно информации для того, чтобы специалист мог получить кислый метаболит, и что таким образом более поздний патент не был опорочен по критерию новизны. С точки зрения Судьи Хоффманна, изобретение является частью уровня техники, если существующий объем информации позволяет публике располагать таким знанием о продукте, описываемом в патенте, чтобы осуществить изобретение. В данном случае исходный патент на терфенадин позволял осуществлять изобретение путем получения кислого метаболита в собственной печени пациентов, принимавших препарат. Германия Дело Terfenadin Дело, касавшееся терфенадина, имело своего двойника в Германии, где оно также было признано «классическим» в определении подходов к решению патентных споров, связанных с метаболитами. 22 Дело рассматривалось в судах двух инстанций Мюнхена, и оба суда вынесли решение об отсутствии нарушения патента, однако совсем по другим основаниям, нежели при рассмотрении дела в Англии. Верховный Окружной Суд Мюнхена постановил [Munich Higher District Court 6 U 5155/92], что поскольку во вводной части патента терфенадин и его применение включены в уровень техники, терфенадин попросту не может быть включен в объем защиты более позднего патента, направленного на карбоксильное производное – метаболит. Суд далее заявил, что на дату приоритета патента не было известно, что из себя представляют метаболиты терфенадина. Тем более не имеет никакого значения, как соединение метаболизируется, если об этом ничего не говорилось в описании патента. Таким образом, Суд счел, что предположительное нарушение является ничем иным, как использованием известного соединения по назначению, определенному в патенте с истекшим сроком действия. Тем не менее, суд счел obiter dictum, что включение метаболита в объем защиты формулы патента, направленного на другое соединение или пролекарство, вообще говоря, при определенных условиях может иметь место, однако требуется строгое соответствие критериям Formstein, в особенности критерию 3. В соответствии с этим критерием необходимо, чтобы специалист в данной области на основании своих профессиональных знаний и патента смог определить, что вариант будет иметь тот же самый эффект. В результате, чтобы соответствовать этому критерию, необходимо заранее знать пути метаболизма. Поскольку в Германии за отправную точку принимается дата приоритета, а не дата публикации патента, как в Англии, это требование практически никогда, за исключением особых случаев, не будет удовлетворено. Крайне маловероятно, чтобы на дату приоритета патента на новое фармацевтическое соединение специалисту было бы что-либо известно о метаболизме заявленного соединения, если только это не является частью патента. Заключение Таким образом, общей тенденцией как английского, так и немецкого патентного судебного права является поддержание определенности объема патентных притязаний для третьих лиц даже в ущерб интересам патентообладателя. В то же время имеются и некоторые различия, в частности отсутствие доктрины эквивалентов в Англии. Тем не менее, включение Протокола по интерпретации статьи 69 Eвропейской патентной конвенции в английское право в форме протокольных вопросов позволяет находить такое толкование патентных притязаний, которое обеспечивает справедливую защиту исключительных прав патентообладателя и в то же время гарантирует разумную определенность для третьих лиц. Что же касается Германии, то хотя доктрина эквивалентов неизменно используется немецкими судами при толковании патентных притязаний, однако отмечается тенденция к более ограничительному пониманию этой доктрины, в частности в тех случаях, когда формула изобретения содержит такие недвусмысленные ограничения, как численные диапазоны. Кроме того, сохраняются различия в дате, к которой привязывается оценка наличия нарушения патентных прав (дата приоритета в Германии или дата публикации патента в Англии), а также в интерпретации формулы, направленной на продукт, характеризующийся способом получения. Наконец, в немецких судах разбирательства касаются только 23 собственно вопроса о нарушении патентных прав, причем разбирательства происходят исключительно на основании выданного патента и не затрагивают аспекта юридической правомочности патента. Напротив, в английских судах вопросы о нарушении патентных прав и о юридической силе патента рассматриваются в ходе одного и того же разбирательства, вследствие чего рассуждения, основанные на предшествующем уровне техники, имеют более сильное влияние на понимание формулы изобретения. Рассмотренные в данной статье подходы ведущих промышленных стран мира к определению объема правовой охраны изобретений с применение доктрины эквивалентов являются определенным ориентиром для отечественной правоприменительной практики. Авторы полагают, что при возникновении патентных споров в области естественных наук применение теории эквивалентов будет необходимым условием для получения объективного судебного решения. При этом, если истец будет основывать свое требование на теории эквивалентов и представит Хочется надеяться, что в будущем отечественная правоприменительная практика в области патентных споров будет иметь собственные
