Юридические и экономические риски при заключении

УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ – ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Юридические и экономические
риски при заключении издательского
лицензионного договора
Е.Н. Васильева
старший научный сотрудник Института государства и права Российской
академии наук, кандидат юридических наук (г. Москва)
Елена Николаевна Васильева, 1521966@mail.ru
Нормы четвертой части Гражданского
кодекса Российской Федерации (ГК РФ),
регулирующие отношения в области интеллектуальной собственности, позволяют
автору произведения распоряжаться исключительным правом любым не противоречащим закону способом, прежде всего
в рамках гражданско-правовых договоров.
Для этих целей в ГК РФ предусмотрено два
вида специальных договоров – договор об
отчуждении авторского права и лицензионный договор. Однако не исключается возможность распоряжения исключительным
правом и на основании ряда иных гражданско-правовых договоров. В связи с этим
автору произведения важно хорошо понимать, что представляет собой заключенный
им договор, какова его юридическая природа, какие возможности приобретают его
участники. Все это предопределяет социально-экономический эффект договорного
обязательства.
В отличие от договора об отчуждении авторского права, по которому исключительное право в полном объеме безоговорочно
переходит к новому правообладателю, лицензионный договор предполагает предоставление автором (лицензиаром) права
временного использования произведения
другому лицу (лицензиату).
В ранее действовавшем законе об авторском праве и смежных правах присутствовали нормы об авторском договоре,
который, по сути, имел природу лицензионного договора, хотя так официально не
1
именовался. Лицензионные договоры были
предусмотрены некоторыми законами в отношении ряда иных объектов интеллектуальной собственности, например Патентным законом – в отношении изобретений,
полезных моделей, промышленных образов; Законом о товарных знаках, знаках
обслуживания, наименованиях мест происхождения товаров – в отношении товарных
знаков и знаков обслуживания.
Прежнее регулирование отношений по
распоряжению авторским правом характеризовалось недостаточной степенью определенности и постоянно подпитывало дискуссии среди цивилистов и в отношении его
правовой природы, и в отношении определения его предмета.
Новое регулирование включает в себя
лицензионный договор, поименованный
в части четвертой ГК РФ. Нормы об этом
договоре делятся на общие и специальные.
Общие нормы включают универсальное определение лицензионного договора и указание на виды лицензий, общие требования к его существенным условиям, форме
и исполнению1, а также основные правила
сублицензионного договора. Специальные
нормы, которые имеют приоритетное значение перед общими нормами, содержатся
в главе 70 ГК РФ «Авторское право». В силу
авторского лицензионного договора одна
сторона – автор или иной правообладатель
(лицензиар) предоставляет или обязуется
предоставить другой стороне (лицензиату)
право использования произведения в уста-
См. статью 1235 ГК РФ «Лицензионный договор», статью 1236 ГК РФ «Виды лицензионных договоров»,
статью 1237 «Исполнение лицензионного договора», а также статью 1238 ГК РФ «Сублицензионный договор».
Подписка на журнал в любое время (495) 974-1945, 974-1950
49
№ 11 (98) 2009
новленных договором пределах (ст. 1286
ГК РФ). Особенности такого договора как
наиболее востребованного на практике
нашли свое правовое выражение в специальных нормах статьи 1287 ГК РФ «Особые
условия издательского лицензионного договора».
К лицензионным договорам применяются общие положения об обязательствах и
договорах, а также иные общие положения
ГК РФ и специальные нормы об интеллектуальной собственности. В этой многоуровневой системе норм существует правило,
согласно которому общая норма действует
только в случае, если она не отменена или
не изменена специальной нормой.
Хотя новое регулирование и устранило
ранее имевшие место пробелы и противоречия, но для творческих людей, не обладающих специальной профессиональной
подготовкой в области права, в том числе
в области авторского права, реализация
права распоряжения своими интеллектуальными правами таит немало подводных
камней.
Рассмотрим некоторые риски, возникающие при заключении и исполнении
лицензионного издательского договора.
Зачастую такие риски обусловлены недостаточной правовой грамотностью не
только автора, но и лицензиата. Но подчас
они обусловлены и прямым давлением со
стороны лицензиата (например издателя)
на автора как более слабую и в экономическом, и в профессиональном отношении
сторону обязательства. Это проявляется
в первую очередь в том, что стороны поразному воспринимают существо заключаемого договора. Сейчас наметилась,
можно сказать, порочная тенденция, когда
издательство заключает договор, который
суды квалифицируют не как лицензионный,
а как договор о совместной деятельности. Автор же, изначально полагая, что он
заключил традиционный авторский договор (по новой терминологии российского
права – лицензионный договор), ожидает
выпуска своего произведения в свет, при
этом им не всегда движет исключительно
меркантильный интерес: во-первых, автор
желает получить общественное признание,
50
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
во-вторых – вполне законное вознаграждение (авторский гонорар).
Зачастую издатель предлагает автору
произведения частично профинансировать его издание. В зависимости от того,
насколько автор заинтересован в публикации своего произведения, а тем более
в скорейшей публикации, он вынужден согласиться на это условие. В такой ситуации
автор вовсе не подозревает, что соответствующее условие договора изменяет его
правовую природу, и на самом деле автор
заключает договор о совместной деятельности. Предмет договора включает в себя
действия сторон по достижению общей для
них цели – издание произведения. Наличие условия о вкладах сторон (со стороны автора – денежные средства и право
использования произведения; со стороны
издателя – денежные средства и деятельность по редактированию произведения)
также указывают на такую природу договора. При этом в договоре не определено, кто
должен выполнять некоторые иные существенные обязанности, например заключать
и исполнять договор с типографией. Из
этого вовсе не следует, что такая обязанность возлагается только на издательство,
здесь важно учитывать основной элемент,
входящий в предмет договора, – совместные действия. Из договора косвенно могут
следовать и некоторые иные обязанности
автора, которые приобретают характер
встречных или совместных с издателем
действий. В первом случае неисполнение
встречных обязанностей дает возможность
издателю приостановить исполнение своих
обязанностей или даже отказаться от исполнения договора, как это предусмотрено
статьей 328 ГК РФ. Во втором случае издатель вправе применить к автору санкции
за нарушение договорных обязанностей
и требовать возмещения своих убытков.
Автор, полагая, что он заключил издательский договор, получает плачевный результат: произведение не издано, о гонораре
вообще не приходится говорить, да еще
возникает риск убытков в связи с нарушением договора.
Казалось бы, налицо ситуация, которая
позволяет оспаривать такой договор в суде,
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ – ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
доказывая существенное заблуждение автора в отношении существа или предмета
заключенного им договора. Насколько эффективен этот способ защиты интересов автора, показывает анализ статьи 178 ГК РФ
«Недействительность сделки, совершенной под влиянием заблуждения». Из этого
анализа следует, что оспаривать сделку
допускается только, если она совершена
под влиянием существенного заблуждения.
Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки либо
тождества или таких качеств ее предмета,
которые значительно снижают возможности использования договора по назначению.
Заблуждение относительно мотивов сделки
не имеет существенного значения. Таким
образом, автор вправе рассчитывать на положительное решение суда, поскольку налицо его заблуждение относительно природы сделки. Однако требуется доказать, что,
по мнению автора, он заключал лицензионный договор.
Признание такой сделки недействительной влечет общие и специальные последствия. Общее последствие вытекает из правила пункта 2 статьи 167 ГК РФ, согласно
которой при недействительности сделки
каждая из сторон обязана возвратить другой стороне все полученное по сделке, а в
случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе, когда полученное
выражается в пользовании имуществом,
выполненной работе или предоставленной
услуге) возместить его стоимость в деньгах. В нашем случае автору придется как
минимум заплатить издательству за услугу
по редактированию произведения. В то же
время издательство вовсе не обязано платить за использование произведения, если
договор оспаривается на этапе, когда еще
не был выпущен тираж.
Специальные последствия, предусмотренные пунктом 2 статьи 178 ГК РФ, дают
автору как истцу право требовать возмещения реального ущерба от издателя. Однако для этого необходимо, чтобы автор
доказал, что заблуждение возникло по
вине издателя. При этом форма вины –
умысел или неосторожность – не играет
роли. Если же автор не сможет этого до-
казать, то будет обязан возместить издателю по его требованию причиненный ему
реальный ущерб, даже если заблуждение
возникло по обстоятельствам, не зависящим от автора. Как видим, эти специальные последствия создают для автора
дополнительный риск, что вряд ли будет
стимулировать его желание судиться с издателем.
Условия лицензионного издательского
договора обычно разрабатывает и предлагает автору издатель. При этом иногда
эти условия вступают в противоречие с императивными нормами закона, которые
в отличие от диспозитивных норм менять
по усмотрению сторон в договоре недопустимо. Например, очень часто издатели
включают в договор условие, которое косвенно ограничивает права автора самому
использовать произведение. Если договор предполагает исключительную лицензию, то это выражается в формулировке,
согласно которой автор не вправе ни сам
использовать произведение, ни предоставлять право на его использование третьим
лицам в течение срока договора на обусловленной договором территории. Однако
согласно статье 1236 ГК РФ исключительная лицензия лишает автора права только
выдавать лицензии третьим лицам, но никак не ограничивает право автора использовать произведение самому любым из
способов, предоставленных лицензиату.
На это обращает особое внимание и судебная практика. Так, в пункте 14 совместного
постановления Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного
Суда Российской Федерации указано следующее: при применении пункта 1 статьи
1236 ГК РФ судам следует учитывать, что
по общему правилу лицензионный договор
(независимо от вида такого договора) предполагает сохранение за лицензиаром права самому использовать соответствующий
результат интеллектуальной деятельности
или средство индивидуализации. Вызывает, однако, недоумение последующий вывод высших судебных инстанций: «Вместе
с тем договором об исключительной лицензии может быть специально предусмотрено, что такое право за лицензиаром
Подписка на журнал в любое время (495) 974-1945, 974-1950
51
№ 11 (98) 2009
не сохраняется»2. Дело в том, что нормы
этого пункта императивны и не могут быть
изменены соглашением сторон. Более
того, такое изменение влечет ограничение
дееспособности автора, и, следовательно,
в силу статьи 22 ГК РФ это условие считается ничтожным.
Требует юридического толкования и
включаемое в лицензионный договор следующее положение: «Автор не вправе отчуждать или предоставлять право на использование произведения, если оно более
чем на две трети совпадает с произведением или имеет то же название либо близкое
по смыслу, что и произведение, права на
использование которого предоставлены по
настоящему лицензионному договору».
Что подразумевает это условие? Оно
подразумевает то, что если автор переработал произведение в меньшем объеме, то
право распоряжения этим новым объектом
авторского права ограничивается заключенным лицензионным договором. На самом деле вопрос о том, имеем ли мы дело
с переработкой, то есть созданием нового
произведения, решается не столько в аспекте количественных, сколько качественных параметров. Ведь переработка в новом
произведении должна нести творческое начало и затрагивать не столько содержание,
сколько форму произведения.
Лицензионный договор относится к возмездным договорам, хотя норма пункта 5
статьи 1235 ГК РФ является диспозитивной: «По лицензионному договору лицензиат обязуется уплатить лицензиару обусловленное договором вознаграждение, если
договором не предусмотрено иное». Условие о размере вознаграждения или порядке
его определения относится к существенным
условиям лицензионного договора. Если
стороны не согласовали это условие, договор считается незаключенным. На практике
в издательском договоре цена обычно устанавливается за такие способы использования, как воспроизведение и распространение произведения. Это следует из того,
2
52
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
что обычно оплата производится в форме
выплаты роялти. Оплата в твердой сумме
не всегда трактуется как паушальная, она
может представлять собой аванс. При этом,
однако, не учитывается, что оплачиваться
должны все предусмотренные договором
способы, а также формы использования,
в частности переработка произведения,
включая его перевод, распространение
в сети Интернет, издание в форме книги и
на электронном носителе. Такое положение
основано на экономическом эффекте возмездной лицензии – каждый способ и отдельная форма использования произведения
способны становиться самостоятельным
источником прибыли. Если в отношении
некоторых способов или форм использования произведения в договоре специально не указано, что они имеют безвозмездный характер, вывод может быть только
один – условие об этих способах (формах)
использования считается несогласованным.
Следовательно, издатель не вправе использовать произведение этими способами.
Если издатель намерен использовать
произведение, которое в будущем может
потребовать определенных изменений, например научное произведение, то он включает условие, обязывающее автора по
требованию лицензиата переработать произведение. Однако это условие привносит
в лицензионный договор дополнительный
элемент, который несет в себе существо
авторского договора заказа. И этот элемент требует полноценного регулирования
по правилам статьи 1288 ГК РФ. Прежде
всего это условие о сроке исполнения, которое является существенным. То есть если
в договоре срок, в течение которого автор
должен представить новое переработанное
произведение, не указан, то договор не считается заключенным. Следовательно, и условие, обязывающее автора переработать
произведение, включенное в лицензионный договор, не имеет юридической силы.
Да и другие условия, в том числе указание
на размер вознаграждения за создание но-
О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации : совместное постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 5
и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 29 от 26 марта 2009 года.
УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТЬЮ – ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
вого, переработанного произведения, условие о предоставлении права на использование этого произведения, способы его
использования, размер вознаграждения за
его использование и т. д., в лицензионном
договоре отсутствуют. На практике же издательский договор подразумевает, что
условия, на которых предоставляется лицензия на первоначальное произведение,
охватывают и новый объект интеллектуальной собственности. Такой подход дает основание усматривать стремление издателя
за одну цену приобрести право на использование не одного, а двух или нескольких
произведений автора – первоначального и
переработанного.
Определенный риск для автора несет
условие о сроке действия договора. Срок
лицензионного договора не является его
существенным условием. Если он сторонами не согласован, то по общему правила
статьи 1235 ГК РФ считается, что договор
заключен на пять лет. Автор должен понимать, что срок действия договора включает
сроки, в течение которых лицензиат вправе использовать произведение. Однако лицензиат полагает, что этот срок относится
только к такому способу, как воспроизведение – создание тиража. Но этот тираж,
экземпляры произведения, необходимо
реализовать. При этом используется такой
способ, как распространение произведения
путем его продажи. И здесь для самого издателя возникает неопределенность в сроках. Ведь реализация произведения после
истечения срока действия лицензионного
договора является прямым нарушением,
причем не договорного обязательства, а
абсолютного права автора. И автор должен
знать, что при этом он может использовать
все способы защиты, предусмотренные законом, в том числе требовать уплаты компенсации в размере, установленном в статье 1301 ГК РФ, от 10 тысяч до 5 миллионов
рублей.
Поскольку издатель не всегда может
заранее определить, сколько времени потребуется для реализации тиража, он устанавливает специальный срок для реализации тиража, формулируя соответствующее
условие примерно так: «Лицензиат вправе
распространять произведение до тех пор,
пока не будет реализован весь тираж». Иногда это условие распространяется на срок
действия лицензионного договора в целом.
Однако такой способ установления срока не
предусмотрен законом. В статье 190 ГК РФ
предусмотрен способ определения срока
указанием на событие, которое определенно должно наступить. Но реализация тиража
с точки зрения классификации юридических фактов – не событие, а действие (сделка, договор купли-продажи). Кроме того,
этот факт не всегда определенно наступит.
Ведь можно и не найти покупателя. Вот почему такое условие суды рассматривают
как недействительное. Соответственно,
срок договора или срок использования права считается сторонами несогласованным.
В этом случае срок будет считаться равным
пяти годам. Для автора, который считает,
что он заключает договор на меньший срок,
такое развитие событий может быть неожиданным. В то же время если за пределами
этого срока издатель будет продолжать распространять экземпляры произведения, они
будут считаться контрафактными.
Если говорить о сроках в издательском
лицензионном договоре, то необходимо
иметь в виду, что согласно статье 1287
ГК РФ издатель обязан начать использовать произведение не позднее срока, установленного в договоре. При неисполнении
этой обязанности автор вправе отказаться от договора без возмещения издателю
причиненным таким отказом убытков. Этот
срок не является существенным условием
договора. В связи с этим в случае отсутствия в договоре конкретного срока начала
использования произведения его использование должно быть начато в срок, обычный для конкретного вида произведений и
способа их использования. Поскольку для
автора затруднительно доказывание в суде
нарушение издателем такого срока, ведь
ему, как непрофессионалу, не известны эти
обычные сроки, желательно, чтобы автор
настоял на том, чтобы этот срок был в договоре установлен.
Определенный риск таит в себе заключение договора в устной форме. Хотя общее
правило требует заключения лицензионного
Подписка на журнал в любое время (495) 974-1945, 974-1950
53
№ 11 (98) 2009
ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В РФ
договора в письменной форме, в отношении
лицензионных договоров в сфере авторского права есть исключения. Так, договор о
предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании может быть заключен в устной форме
(п. 2 ст. 1286 ГК РФ). Автор вряд ли знает,
что должны быть согласованы все существенные условия, он также вряд ли знает, каковы эти условия. Автору также надо знать,
что если стороны определенно не договорились, что издателю предоставляется исключительная лицензия, она считается простой,
следовательно, автор может предоставлять
право использования произведения другим
лицензиатам. Впоследствии, при возникновении спора о том, был ли заключен договор и каковы его условия, устная форма договора допускает привлечение свидетелей.
Вряд ли автор заключает договор в устной
форме в присутствии свидетелей, поэтому
ему скорее всего не удастся обеспечить устные свидетельские показания в суде и доказать, на каких условиях он заключал договор. Возможно, все эти условия вообще
сторонами не оговаривались. Во избежание
подобных сложностей автору следует настоять на заключении лицензионного договора с издателем периодического издания
в письменной форме.
ЛИТЕРАТУРА
1. Брагинский М. И., Витрянский В. В.
Договорное право: Общие положения. М. :
Статут. 1998.
2. Дозорцев В. А. Интеллектуальные права: Понятие. Система. Задачи кодификации : сборник статей / Исследовательский
центр частного права. М. : Статут, 2003.
3. Зенин И. А. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
четвертой. М. : Юрайт-Издат, 2008.
4. Комментарий к Гражданскому кодексу
Российской Федерации. В 2 т. Т. 2. Части
третья, четвертая ГК РФ / под ред. Т. Е. Абовой, М. М. Богуславского, А. Г. Светланова
/ Институт государства и права Российской
академии наук. 2-е изд., перераб. и доп. М. :
Издательство «Юрайт», 2009.
5. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации
/ под ред. А. Л. Маковского / Исследовательский центр частного права. М. : Статут.
2008.
6. О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой
Гражданского кодекса Российской Федерации : совместное постановление Пленума
Верховного Суда Российской Федерации
№ 5 и Пленума Высшего Арбитражного Суда
Российской Федерации № 29 от 26 марта
2009 года.
7. Сергеев А. П. Право интеллектуальной
собственности в Российской Федерации :
учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М. : ТК
«Велби» ; Издательство «Проспект», 2005.
МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ
ОЦЕНКИ И КОНСАЛТИНГА
предлагает квалифицированные услуги по оценке следующих объектов:
x предприятий, бизнеса;
x пакетов акций, облигаций;
x активов предприятий, созданных на основе франчайзинга;
x инвестиционных проектов;
x дебиторской задолженности;
x недвижимого имущества (незавершенных строительных объектов, земельных
участков и т.д.);
x машин, оборудования и транспортных средств;
x интеллектуальной собственности (патентов, товарных знаков и т.д.);
x ювелирных изделий и драгоценных камней, антиквариата
Звоните сегодня – (495)974-19-45, 974-19-50
Мы ждем Вас – 115093, г. Москва, 1-й Щипковский пер., д. 1, 2-й подъезд, 4 этаж
e-mail post@maok.ru наш сайт www.maok.ru
54